微课回顾 |企业专利侵权问题与应对方式

▎导读

公司费劲辛苦得出的产品，就因为没有申请专利，被竞争对手先下手为强，最后为他人做了嫁衣的事，想必没有哪个公司愿意看到这种事情发生吧。那么公司专利方面有哪些知识和要点需要我们注意呢？答案就在本期微课中！

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安筱琼

法律小巴合作律师

北京瀚群律师事务所合伙人

北京市律师协会专利法委员会委员

执业领域主要包括：

知识产权咨询、申请、诉讼、运营管理等。能为客户提供一站式、全方面的知识产权法律服务。

▎分享要点

一、专利侵权概述

1、专利权：是指申请人向一国政府的专利审查机构提出申请，审查合格后，该机构以公开方式向申请人授予权利，他在规定时间和所管辖的地域内对该发明创造享有排他权，这就是以公开换取保护原则。

2、专利侵权：是指没有经过专利权人的许可，而以生产经营为目的，实施了他人专利侵权的行为。

3、著名专利侵权纠纷：手机领域，苹果与三星大战；无人机领域，大疆与昊翔的专利诉讼纠纷；扭扭车领域的骑客与razor的专利之争；汽车领域的本田汽车和双环汽车外观设计专利侵权纠纷。

二、专利侵权对企业的影响

1、退出市场：有了专利侵权后，会遭受退出市场的结果，这是专利侵权纠纷的首要目的，最终往往是为了市场；

2、给企业造成严重金钱损失：这也是专利权人要求侵权者赔偿的目的，专利权人会提出非常高额的赔偿金；

3、对公司经营造成严重影响：因为专利侵权案件较大，其结果难以预料，这种长期或僵持状态会对公司经营造成影响，企业有了较严重的专利侵权后，不敢扩大再生产，而合作伙伴处于观望态度，担心专利败诉之后不利的影响；

4、专利侵权影响企业上市或融资计划：目前中国上市规定中，若未上市企业有重大专利诉讼，证监会要求公开披露，并要求判定专利侵权对企业上市或产品盈利是否有影响，这会延缓或否决上市进程，对企业融资影响很大。

例：北京合纵科技在上市过程中涉及两起专利诉讼案，因其未在招股书中对专利侵权问题给出明确承诺和风险提示，若涉案产品停产短期内拖累公司营收，从而首次ipo未上市。

三、专利侵权诉讼特点

1、涉及技术问题的查明：这由专利本身特点决定。专利本身技术性高，涉及许多专业技术问题的确定；

2、常伴随专利无效宣告程序：中国专利法规定：任何一个人可以提起对授权后专利权无效的宣告。专利无效宣告是应对专利侵权诉讼的有利反制手段。一般专利侵权后，被侵权方都会去专利复审委员会提起涉案专利无效；

3、过程中常会涉及司法鉴定程序：这由专利的专业技术性决定，因为法院没有能力对专业性技术问题进行判断，因此需要专门知识产权司法鉴定机构来协助判断；

4、周期长：因以上原理造成专利侵权本身认定难度大，对侵权技术性要求高，且存在专利侵权、专利无效诉讼时，审查周期会加长。

四、专利侵权的构成要件

1、专利侵权所涉及的必须是一项有效的中国专利。专利的地域性决定在中国地域内提起诉讼必须是有效的中国专利，任何人不能用中国专利之外的专利在中国提起诉讼；

2、侵权人必须实施了侵害专利权的行为。专利侵权必须有实施行为，生产、制造、销售、进口、许诺销售的行为均属实施行为。没有行为，便没有专利侵权案；

3、实施这个专利行为必须是没有经过专利权人许可。

（1）专利权人许可某人使用专利，其实施的行为就是有效许可，不侵权；

（2）若没有经过专利权人许可，其实施的行为就侵犯了专利权；

（3）实施该专利权行为，没有法律特殊规定，比如说政府存在强制许可行为。如果行为人没有得到专利权许可，但有政府强制许可，这也不是侵犯专利权的行为；

4、实施行为并不特指必须以生产经营为目的：专利权是市场竞争的一个手段，属于私权。生产经营目的具体来说就排除了私人行为和政府之外的商业或市场行为，都属于生产经营目的。

总结：专利侵权必须有上面四个要素共同决定才能够认定为专利侵权，如果缺少其中一件或两个构成要件，就不构成专利侵权。

五、专利侵权的判定

1、专利侵权的判定：目前我国专利侵权诉讼，采用全面覆盖的判定原则。也就是说侵权产品只有包含了涉案专利权利要求全部的技术特征才构成专利侵权，如果涉案产品缺少涉案专利的技术特征，就不构成专利侵权。

例：涉案专利权的技术方案是A+B+C+D四个技术特征。

（1）产品一技术方案是A+B+C，没有技术特征D，他是否侵权呢？根据全面覆盖原则是不构成侵权的，因为只有A+B+C+D的情况下，才包含了全部的技术特征，所以在缺少技术特征的情况下，产品一不构成专利侵权；

（2）产品二包含技术特征A+B+D，但没有技术特征C时也不构成侵权；

（3）产品三是A+B+C+D。包含涉案专利的全部技术特征，其构成专利侵权，这种叫字面侵权；

（4）产品四A+B+C+D’，这个D’和D采用基本相同手段，作用和效果基本相同，这时侵权与否，是说这两个区别的特征，D和D’有一些差别，但实际上构成了等同，这也不涉及到侵权，而是侵权里的等同，就是说全面覆盖的基础特征里边有相同或等同的，就构成全面覆盖；

（5）产品五A+B+C+D+E，多了一个E技术特征，那是否构成侵权呢？这也构成侵权，专利侵权只考虑涉案产品是否包含专利的全部技术特征，而不论是否有多余的特征，就是说只要包含这四个特征和其他特征，此时不考虑其余特征，构成专利侵权。

2、禁止反悔原则：专利权人审查时为了获得授权，审查过程中会对权利要求进行限制，就是缩小或修改。在专利侵权时又喜欢扩大，这违背了禁止反悔原则。在专利侵权诉讼时，是禁止专利权人通过限制、缩小而放弃的内容纳入专利权保护范围，这对被侵权人来说就是需要调查专利申请的档案，去看权利要求的具体的限定。

3、捐献原则：是指专利权人在专利授权阶段，对专利说明书公开了某个方案，但申请时没有将它作为权利保护的范围，此时实施方案就被视为捐献给公众，这个专利授权后，专利权人在侵权的过程中，不得试图通过等同原则，将它重新纳入专利权的保护范围。

这两个原则，原则上来说对全面覆盖原则中等同的限定，如果被诉专利侵权时要求专利局调取审查、申请的档案，查看有没有这两个原则，这有利于限制专利权人在侵权诉讼过程中的保护范围。

六、专利侵权赔偿损失的计算

专利侵权赔偿损失计算难点：

（1）专利本身价值不好估算；

（2）在一个产品里边有好多产品、专利，使专利权价值无法精确确定；

（3）中国目前的司法环境，专利权人往往无法精确收集到侵权获利证据。

专利权人对侵权所受的时间及损失如果能优先确定，那么实际就先选择这种赔偿方式。

1、如何计算权利人遭受的损失：

（1）是以侵权行为有了之后，财务报表的差额还是利润来计算，因为产品销售额的下降不仅跟专利权及专利侵权有关，也与销售方法或产品周期有关；

（2）如果存在多个侵权人时，那某一侵权人给专利权人造成的损失无法精确判断。实际采用这一条来要求赔偿损失，难度比较大；

2、以侵权人因侵权而获得的利益来确定赔偿数额：

（1）因为司法环境证据采集原因，专利权人没有办法获知到侵权人涉案产品的销售数据，也无法获取真实的财务报表，现实司法中，侵权人拒不提供这个财务数据，这造成无法获知侵权人因为侵权行为获得的利益；

3、以参照专利许可使用费的倍数来合理确定：

（1）因为不同的技术有不同的许可费用标准，而且往往没有一个国家统一的规定，所以无法认定一个合理的倍数，所以第三种方式采用较少；

4、法院在无法从上面三种方法里获取赔偿数额或赔偿确定金额后：

（1）法院会根据侵权类型、情节来确定数额，这部分的数额是以法院的酌定来认定。法律规定1万元以上，100万元以下。一般来说北京地区的法院采取法定赔偿形式时，发明专利的赔偿数额大概是30万左右；实用新型，一般是10万左右；外观设计专利侵权，在1万元左右。

七、专利侵权的抗辩和应对

企业遇到专利侵权诉讼后：

1、聘请专业的专利律师处理：专利律师会建议采取多种方式来保护利益或将利益降低到最低，因为专利侵权诉讼本质上还是诉讼，可用法律手段来合理争取自身利益，利用程序或实体或证据方面的问题来维护自身利益。

（1）积极抗辩来争取时间：收到起诉状之后要审查对方的证据、主体情况或对方权利有无瑕疵，这样可以有效抗辩或不侵权抗辩或主体不适格或证据方面存在瑕疵；

（2）可利用合理法律程序：管辖权或要求法院调取证据的时间，来争取有效时间分析和应对；

2、提请专利无效：在应诉期间、举证期间提起无效宣告后。

1）侵权的有效谈判筹码，谈判中有优势地位；

2）提起专利无效，就需要对专利权进行详细检索，检索期间查询到的信息，这时就可用检到的技术或现有技术、设计进行抗辩；

3、诉讼中采取两手准备，边打边谈：专利诉讼是市场或利益之争，诉讼成本巨大，不仅包括金钱还包括时间成本，也会造成企业产品延期上市，合作伙伴的观望态度或商业影响，甚至还会影响到出口、融资、上市等。条件允许或合理时，与对手和解或调解也不失为合理手段。

八、企业如何有效预防专利侵权

1、企业应适度或积极申请专利

（1）产品申请专利后，有一个初步保护，可避免别人将自己产品的技术申请专利，来围剿自己；

（2）他人对你提起专利诉讼后，可用自己专利提起反诉，结果并不一定胜诉，但是一个反诉的手段。

申请专利要考虑自身特点和承受能力。申请专利不仅是资金方面的成本，还有管理或后期维护成本，专利申请和企业战略结合，与申请数量、布局、类型都有关。

2、专利侵权预计：专利侵权预计是指研发或产品上市时尽量提前对本技术领域的专利情况进行检索，看是否有竞争对手已经有专利存在。

（1）研发时就知晓风险，在研发后面的产品设计中进行规避设计，从而避免侵权；

（2）检索到对方专利存在漏洞，在对方提起侵权时进行无效宣告。专利侵权诉讼预计成本高，小企业需要考虑到自身产品特点和销售情况来做出检索或预见分析；

（3）要有全面的准备。是指专利侵权不光是金钱或利益，还与其他手段来合理配置，比如说反诉、不正当竞争，或宣传、公关各方面的应对；

（4）构建合理专利体系。不仅有专利申请，也有专利管理或工程师，或专利管理制度或风险预警机制或公司专利整体管理方案等，另外也可以最小成本换取最大利益，既防范风险，也控制成本。

九、专利侵权案例分析

正泰与施耐德专利侵权纠纷案件

该案号称“中国专利侵权第一案”，是中国企业起诉外国企业侵犯专利权的案件，该案赔偿数额高，案情复杂，涉及诸多法律问题，均为中国罕见。

案情：

（1）2006年7月，正泰集团以天津施耐德生产的断路器侵犯其实用新型专利权为由，诉至温州市中级人民法院，要求天津施耐德立即停止侵权，赔偿损失50万元；

（2）2007年2月，正泰集团以被告经审计确定的例年销售额推算出天津施耐德获得的利润为依据变更诉讼请求，将索赔数额增加到3.35亿元并被法院接受。这就是争取有利的管辖法院，积极取证，申请法院调取证据，增加赔偿额；

（3）2007年9月，温州市中级人民法院一审判决天津施耐德败诉，天津施耐德须向原告支付3.35亿的赔偿，停止生产产品。

无效宣告方面：

正泰集团向法院起诉后，施耐德随即向国家知识产权局专利复审委员会提起该实用新型专利的无效宣告，国家知识产权局专利复审委判定正泰的高分断小型断路器专利有效，驳回天津施耐德专利无效请求，该案又经过北京市第一中级人民法院和北京市高级人民法院审理，最终驳回施耐德的上诉，维持正泰专利有效。

专利诉讼方面：

一审判决后，施耐德就本案专利侵权的认定、赔偿金额向浙江省高级人民法院上诉，由于施耐德没有正泰的专利无效宣告，最后双方就本案达成了庭外和解。天津施耐德向正泰支付赔偿金1.575亿元，双方达成一系列请求和解协议。

结论：

1、专利无效和专利侵权有效配合；

2、双方和解也是边打边谈，最终达到双方相对满意的结果；

3、本案背后深层次的利益之争，据正泰的董事长南存辉讲述，本案是正泰和施耐德市场竞争之间的恩怨史，施耐德收购正泰不成，便利用专利作为斗争工具；

4、由此得知，正泰与施耐德双方在本次专利侵权大战中充分的利用了专利侵权和无效等法律手段，同时谈判与诉讼交织，最终是为了争夺市场，维持自身利益。

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本文标题：微课回顾 |企业专利侵权问题与应对方式

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